La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Bardahl de México tiene plenos derechos de propiedad sobre las marcas F1 y Fórmula 1, ya que la compañía acreditó haberlas registrado formalmente en 1979, conforme al marco jurídico mexicano.

De esta manera, el Máximo Tribunal del país consideró que la empresa holandesa Formula ONE Licensing, BV, y Formula One World Championship Limited carecen de argumentos jurídicos para solicitar la revocación del registro de marca que obtuvo en México la compañía hace 44 años.

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Formula ONE Licensing y Formula One World Championship Limited solicitaron, el 17 de diciembre de 2015, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de nulidad de las marcas F1 y Fórmula 1 que ha ostentado Bardahl de México, empresa de lubricantes para automóviles, al considerar que no tiene derechos legítimos.

Debido a que el 30 de junio de 2017 el IMPI contestó con que no podía conceder la declaratoria administrativa de nulidad del registro del aviso comercial “89511 Lubricación total para su motor con aceite Formula 1 de Bardahl”, las empresas quejosas promovieron un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual ocurrió en ese mismo año.

Al revisar el asunto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el 6 de diciembre de 2018 que sí era procedente declarar la nulidad de lo que determinó el IMPI.

Ante esta situación, Bardahl de México recurrió al Poder Judicial para solicitar un juicio de amparo directo ante el 6 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde el 6 de junio de 2019, la resolución consistió en negar el amparo de la justicia a la compañía mexicana, con lo que seguía vigente la sentencia anterior.

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En respuesta –en noviembre de 2019—, el IMPI insistió en negar la declaratoria administrativa de nulidad del registro de aviso comercial de Bardahl de México, lo cual provocó que Formula One Licensing BV y Formula One World Championship Limited promovieran meses después un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El 30 de septiembre de 2021, la Sala Especializada concedió la razón a los quejosos y ordenó la nulidad de la resolución impugnada, de modo que Bardahl de México nuevamente volvió a inconformarse y solicitó un juicio de amparo ante el 16 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

De esta última instancia del poder judicial, el asunto llegó a la SCJN en donde al cabo de los análisis y valoraciones del caso, resolvió que sí es procedente conceder el amparo a Bardahl de México y que por tanto tiene que revertirse la sentencia anterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Bardahl de México, sociedad anónima de capital variable, contra la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente 111/20-EPI-01-4”, refirió el Alto Tribunal en su resolución.

¿Cuáles fueron los argumentos?

Entre los argumentos que le concedieron el amparo a Bardahl de México destacan que la empresa mexicana solicitó los registros de marca en 1979, mientras que Formula One se constituyó hasta 1993, bajo el nombre de FIA, BV, con lo que esta última no puede apelar derechos de marca de forma retroactiva. Asimismo, esta misma empresa obtuvo sus derechos comerciales y de propiedad intelectual sobre las marcas en disputa hasta 2011.

“En relación con el caso particular y tomando en cuenta lo antes señalado, aduce que resultaría absurdo considerar que una persona moral constituida en 1993  (como lo son las tercero interesadas) pudieran haber adquirido derechos con anterioridad al registro de aviso comercial de la parte quejosa que data de 1979. En esa medida considera que no le son oponibles al aviso comercial controvertido los derechos de uso y la notoriedad de una marca generada en 1950, pues estos elementos se generaron con posterioridad”, refirió la SCJN.

“Así la falta de un derecho adquirido por parte de las tercero interesadas adquiere relevancia pues de conformidad con el artículo 6 Quinquies, inciso B, subinciso 8, del Tratado de París, las marcas podrán ser invalidadas, entre otros casos, ‘cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama’, supuesto que no se actualiza en la especie”, agregó la sentencia.

El Alto Tribunal igualmente argumentó que la legislación mexicana no es clara sobre los tiempos previstos para impugnar registros de marcas comerciales, lo que constituye un factor de falta de certeza jurídica para los sujetos obligados.

“El artículo 151, fracción I, último párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever la imprescriptibilidad del plazo para emprender la acción contra un registro marcario por considerar que su otorgamiento es opuesto a cualquier disposición del marco jurídico aplicable, contraviene el principio de seguridad jurídica”, explicó la resolución.

La sentencia dela SCJN puede consultarse aquí.

GC